Розділ 11. Передача технологій та ліцензування

Вступ

Передача технологій і ліцензії відіграють важливу роль для подальшого розвитку технології. Розробка та забезпечення правової бази та програмних документів (керівництв) для ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності стає все більш важливим.

В умовах глобалізації економіки, передача технології та ліцензування також є важливими чинниками в стратегічних альянсах і міжнародних спільних підприємствах, мета яких ‑ підтримка конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. Таким чином, програмні документи (керівництва) для полегшення та сприяння передачі технології і ліцензуванню на міжнародному рівні часто розглядаються в контексті створення належного клімату для інвестицій та економічного розвитку, зокрема в країнах, що розвиваються. Для зміцнення конкурентоспроможності компаній на світовому ринку, зокрема, малих і середніх компаній та старт-апів, також важливим є наявність базових навиків ведення переговорів з ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності.

Передача технологій та державна політика

Хоча діловий сектор відіграє важливу роль для наукових досліджень, здійснюючи їх фінансування та комерційне використання відповідних результатів, багато фундаментальних технологій, що мають велике значення для повсякденного життя, є результатом наукових досліджень, фінансованих державою, які не призначались для безпосереднього комерційного використання.

Досить недавно було усвідомлено важливість забезпечення більш тісної співпраці між приватним сектором і державними дослідницькими інституціями; багатьма країнами надано особливого значення участі університетів і державних науково-дослідних установ в розробці політики в сфері ІВ з метою належного управління правами ІВ, пов’язаними з результатами їх наукових досліджень.

В останні десятиліття багато країн, що розвиваються, усвідомили, що передача технологій з інших країн мала незначний вплив на створення підґрунтя для розвитку так званого «ринку знань», доки процес передачі не почав супроводжуватися механізмом, який дозволяє місцевим дослідникам, інженерам, підприємцям та іншим новаторам використовувати трансфер технологій в якості трампліну для створення нових знань. Для країн, що розвиваються, залучення інвестиції іноземних технологічних компаній чи закупівля в них устаткування, обладнання не є достатніми інструментами; здійснення лише передачі технологій від таких підприємств може бути замало. Іншими словами, процес трансферу технології не є автоматичним. Ефективна передача технології являє собою безперервний процес, який повинен включати активну участь місцевих інституцій та використання місцевих ресурсів.

У багатьох випадках, передача технологій існує в поєднанні з прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) або договорами про спільну діяльність (СД). У країнах, що розвиваються, ПІІ та СД супроводжуються широким переліком програмних документів (керівництв), включаючи політику забезпечення належного захисту та ефективного здійснення прав ІВ.

У доповіді Комісії Великобританії «Інтеграція прав інтелектуальної власності та політики розвитку» зазначається, що процес успішної передачі технологій передбачає здійснення низки важливих заходів, включаючи запровадження політики стимулювання для заохочення трансферу технологій, зокрема встановлення податкових пільг для компаній, які здійснюють ліцензування технології країнам, що розвиваються; створення ефективної політики в сфері конкуренції; збільшення державних видатків на використання наявного місцевого науково-технологічного потенціалу в країнах, що розвиваються, шляхом науково-технічного співробітництва; зобов’язання забезпечити, щоб вигоди від фінансованих державою наукових досліджень, були доступні для всіх, і зобов’язання по забезпеченню відкритого доступу до наукових баз даних.

У контексті зміцнення місцевих (корінних) основ науки і технологічних досліджень, а також успішної експлуатації фінансованих державою дослідницьких проектів, політика ліцензування в університетах та державних науково-дослідних установах була переглянута у багатьох країнах, зокрема в країнах, що розвиваються, де більшість знань і результати досліджень генеруються та створюються в університетах і державних дослідницьких інститутах.

В останнє десятиліття ряд країн переглянули власну патенту політику з метою заохочення передачі технологій з університетів у промисловість. Більшість з них були натхненні успіхами Сполучених Штатів Америки, здобутими в наслідок перегляду патентної політики по відношенню до титулу володільців прав на об’єкти права інтелектуальної власності та ліцензійних умов для комерціалізації результатів досліджень, які фінансувалися державою.

У Сполучених Штатах Америки закон Байя-Доула 1980 р. був сформульований в результаті вивчення та обговорення патентної політики уряду в 1960-х і 1970-х рр. У той час не було загальнодержавної політики щодо прав власності на винаходи з використання федерального фінансування. Закон переслідував дві мети: (1) щоб дозволити університетам, некомерційним корпораціям та малому бізнесу запатентувати і комерціалізувати власні винаходи, які отримані в результаті досліджень, що фінансуються з федерального бюджету, і (2) щоб дозволити федеральним агентствам видавати ліцензії на власні технології, з метою забезпечення додаткових стимулів для бізнесу. До прийняття цього закону, політика уряду США була більш обмежувальною щодо ліцензування.

Ліцензування

Ліцензійний договір може включати чи не включати компоненти ІВ. Оскільки економічна діяльність все більш ґрунтується на знаннях, однак, більшість ліцензійних угод включають компоненти ІВ. Все більше і більше ліцензійних угод укладаються з метою придбання знань і технологій, у цьому випадку компоненти ІВ є домінуючими факторами для ліцензійних угод (надалі іменовані «ліцензування ІВ / ліцензійна угода»).

У такому разі, ліцензійна угода являє собою партнерство між правоволодільцем ІВ (ліцензіаром) та тим, кого уповноважено використати таке право (ліцензіатом) в обмін на узгоджений платіж (винагорода, роялті). Існують різні види ліцензійних угод, які можуть бути широко класифіковані таким чином:

· Ліцензування технологій (в тому числі ліцензування патентів)

· Ліцензування торговельних марок (у деяких випадках, частина договору франчайзингу)

· Ліцензування авторського права (у тому числі ліцензування комп’ютерного програмного забезпечення)

Ліцензування технологій стосується лише певних прав ІВ (наприклад, ліцензії на використання визначеного патенту або на копіювання і поширення певного твору автора). Ліцензії можуть поширюватись на всі права ІВ будь-якого виду, які необхідні для відтворення, використання, торгівлі, і продажі продукції, заснованій на певній технології (наприклад, ліцензії на розробку нового програмного продукту, який захищений патентом, авторським правом, торговельною маркою і законом про комерційну таємницю). Патентне ліцензування хоча і є частиною ліцензування технологій, але часто є найбільш важливим елементом.

У випадку ліцензування торговельної марки, її власник зберігає право інтелектуальної власності і просто погоджується на використання торговельної марки однією або декількома іншими компаніями. В залежності від характеру угоди, ліцензіар часто зберігає деяку ступінь контролю над ліцензіатом, щоб гарантувати збереження належної якості. Для власників торговельних марок звичайною є практика надавати право третім сторонам використовувати свої торговельні марки у певній місцевості в країні, де вони здійснюють свій власний бізнес. Сьогодні основне значення ліцензування торговельних марок полягає в його корисності на світовому ринку. Дійсно, ліцензування є основним засобом, за допомогою якого торговельні марки іноземних компаній використовуються місцевими підприємствами. У багатьох випадках, як обговорюється нижче, вони зазвичай не є простим ліцензуванням торговельних марок, мають місце генеральні угоди, в тому числі ліцензування патентів, торговельних марок, ноу-хау і, можливо, інших прав ІВ, а також технічної допомоги, яка буде надана ліцензіату. Завдяки договору франчайзингу, власнику певних технічних або інших знань, який, як правило, здобув репутацію в зв’язку з використанням торговельної марки або знаку обслуговування (франчайзер), він може об’єднатися з іншим підприємством (франчайзі), яке принесе власні знання або фінансові ресурси для надання товарів чи послуг безпосередньо споживачеві. Франчайзер буде забезпечувати, шляхом надання технічних і управлінських навичок, щоб франчайзі зберігав якість та інші стандарти щодо використання торговельної марки або знаку обслуговування, які часто потребують певних стандартних рис, таких як, наприклад, торгова уніформа.

Закони про авторські права як правило, забезпечують право дозволяти іншим використовувати об’єкти авторського права за допомогою ліцензування. Предмет такого виду ліцензійної угоди включає в себе права на літературні твори, музичні твори, драматичні твори, хореографічні твори, живописні, графічні та скульптурні твори, комп’ютерні програми, комп’ютерні ігри, фільми та інші аудіовізуальні твори, звукозаписи і архітектурні твори. В контексті передачі технологій, наприклад, ліцензування авторських прав на комп’ютерні програми лише недавно набуло поширення та призвело до зростання інформаційних технологій, які виграли від самої природи ліцензування, тобто спостерігається значне збільшення вартості вихідного продукту, якщо він розповсюджується та використовується більшою кількістю користувачів за допомогою ліцензування, а не при одноразовому продажу, в той час як власник може зберегти якість вихідного продукту без зниження вартості.

Ліцензування на практиці

На практиці всі або деякі із зазначених вище угод часто є складовими одного контракту, так як в такого роду передачах міститься багато об’єктів, і це не просто один із видів прав ІВ. Ліцензійні угоди також можуть бути укладені під час процесів злиття або придбання компаній, чи в ході переговорів про СД.

Як власник ІВ і ліцензіар ви можете наблизити свій бізнес до кола інтересів бізнесу Ваших партнерів і забезпечити постійний приплив додаткового доходу. В якості ліцензіата ви можете виробляти, продавати, імпортувати, експортувати, поширювати і продавати певні товари або послуги, що буде заборонено за відсутності ліцензії.

У міжнародному контексті формальна ліцензійна угода можлива тільки тоді, коли права ІВ, які ви хочете ліцензувати також захищені в іншій країні чи країнах, що представляють для вас інтерес. Якщо ваша ІВ не захищена в такій іншій країні чи країнах, то ви не тільки не зможе ліцензувати їх, але і не будете мати законного права встановити обмеження на використання прав ІВ будь-ким іншим.

Стратегія ліцензування

Підготовка до переговорів щодо ліцензійної угоди є необхідною умовою для обох сторін (ліцензіара і ліцензіата), щоб задати ряд питань, серед яких:

· бізнес-причини ліцензування;

· важелі, які у вас є (умови іншої угоди, можливі інвестиції, загроза судових розглядів ІВ і т.п.);

· терміни підписання ліцензійної угоди;

· документи або дані, або навчання, які вам потрібні;

· профіль (анкетні дані) членів контрактної сторони;

· ділові і юридичні терміни, які ви вважаєте найбільш важливими, необхідними і такими, що повинні міститися в договорі.

Питання, які узгоджені в ліцензійній угоді, називаються «умовами», «істотними умовами».

Ключові умови можуть бути згруповані в чотири групи:

Група 1: Предмет ліцензії (Що є предметом ліцензії? Чи в даний час ліцензується завершений об’єкт? Хто володіє правами ІВ на технологію?)

Цей блок питань відноситься до визначення технологій, що ліцензуються. Це може здатися очевидним, але ця проблема недооцінюється і вона може викликати суперечки після того, як було підписано угоду. Чи є технологія, що ви хочете використовувати, продуктом, формулою, специфікацією, протоколом, комп’ютерною програмою, набором діаграм або документацій? Якщо це так, то важливо описати це докладно. Або чи вам потрібна ліцензія на право використання зазначеним патентом або набором патентів? Або чи є предметом ліцензії всі права ІВ і технології, що вимагаються для задоволення визначеного стандарту (стандарту ліцензування)? В інтересах ліцензіара звузити визначення того, що в даний час ліцензується. Інтересам же ліцензіата відповідатиме широке визначення технології. У деяких випадках, обидві сторони будуть шукати розуміння в двозначності технології з цілого ряду причин.

Група 2: Які права надає ліцензія? (Що таке обсяг прав? На якій території? Чи вони виключні або невиключні?)

Ліцензійна угода включає в себе кілька різних «грантів» прав в залежності від потреб сторін. Типові гранти можуть включати в себе такі права:

· Відтворювати технології;

· Показувати їх;

· Модифікувати їх;

· Робити похідні від них (виготовлення нових версій або зовсім нових продуктів або технологій шляхом зміни і розширення);

· Використовувати їх для досліджень і розвитку продукту;

· Виробляти їх;

· Поширювати і продавати їх;

· Ліцензувати їх іншим, які вправі зробити будь-що або все з вище-переліченого.

Важливо вирішити: що ви повинні бути в змозі зробити, щоб ІВ або технології слугували для досягнення бізнес-цілей? Вам потрібно буде переглянути цей список грантів і вирішили, разом з технічними експертами у вашому бізнесі, які права необхідні для того, щоб вам скористатися бізнес-можливістю, наданою ліцензією. Ліцензійна угода є дуже гнучким інструментом бізнесу; ліцензії можуть охоплювати тільки частину єдиного права ІВ.

Права інтелектуальної власності часто є територіальними. В якій країні або регіоні ви плануєте використовувати технології? Якщо ви збираєтеся виробляти продукцію з допомогою технології, де ви плануєте це робити? Ліцензійна угода повинна вказати чи ваші права діють в усьому світі, чи обмежені для визначених країни або регіону чи іншої території. Для ліцензій на торговельні марки в угоді має бути чітко зазначено, що у вас є право для відображення марки «у зв’язку з продажем продукції на всій території, де ви збираєтеся показувати і продавати продукцію».

Для того, щоб зробити ваше використання технології вигідним, вам може знадобитися виключне право (на відміну від невиключних прав інші ліцензіати можуть брати участь в конкурсі), щоб використовувати, поширювати і т.п. Загалом, з точки зору ліцензіара, виключна ліцензія не є бажаною, тому що це обмежує свободу ліцензіара для того, щоб робити бізнес з іншими ліцензіатами. Крім того, якщо ліцензіат виключної ліцензії не в змозі ефективно використовувати технології, результатом може бути те, що технологія не стане комерційно успішною. Виключні ліцензії часто видаються, якщо ліцензіат повинен зробити значні інвестиції, які не можуть бути використані для різних цілей (наприклад, нестандартного обладнання, найму спеціалізованої праці, виділення коштів для подальшого розвитку технологій).

Група 3: Фінансові умови (Скільки коштів ліцензіат буде платити за використання технології?)

Фінансові умови ліцензійної угоди часто є першими темами, які обговорюються, коли йдеться про ліцензування. Вам потрібно буде розглянути питання про вартість ліцензії ІВ в контексті всіх інших угод: фінансові умови будуть змінюватися в залежності від того, чи укладаються виключно ліцензійні угоди, чи також договори про виробництво та купівлю-продаж, маркетингові угоди, угоди про розподіл, спільне підприємство і т.п. Є кілька методів, які часто використовують для того, щоб оцінити вартість технології. Ви повинні знати, які вони є, але майте на увазі, що всі вони суб’єктивні і не завжди точні. Крім того, може бути використаний більш ніж один метод, і вони можуть бути об’єднані. Ці методи, в кращому випадку, є лише приблизними, і завжди повинен бути присутній здоровий глузд. Три класичні методи включають в себе: витратний метод, доходний метод і ринковий метод.

Щодо того, як ліцензіат буде платити, виділяють два види платежів, які є загальними в ліцензуванні технології: роялті та одноразові виплати (паушальний платіж). Вони можуть бути об’єднані по-різному. Роялті можуть бути оцінені на основі валового або чистого доходу (за винятком різних витрат, таких як доставка, митниця), але важливо вказати, як саме винагорода буде розрахована, в тому числі шляхом надання прикладів розрахунків як додатків до угоди. Одноразова виплата (паушальний платіж) може бути зроблена на початку угоди або на більш пізньому етапі. Такі платежі можуть проводитись в розстрочку. Розстрочка може бути прив’язана до етапів виконання договору.

Група 4: Права на вдосконалення технологій

Важливо з’ясувати, чи буде ліцензіат мати права на майбутні версії технології або продукту. У чистій ліцензійній угоді повинно бути зазначено, чи буде ліцензіат мати ліцензію на модифіковані або похідні роботи. Ліцензіар хоче обмежити свої зобов’язання перед ліцензіатом, тому що, заради підтримки життєздатності свого бізнесу, він повинен мати можливість для подальших інновацій, змін технологій і напрямку діяльності в майбутньому. Інші важливі питання, які повинні бути включені в договір, стосуються умов щодо надання ліцензіаром послуг з обслуговування, технічної чи іншої підтримки (напр., навчання фахівців) при використанні технології або пов’язаних з нею продуктів.